Competencia de los tribunales de marcas de la Unión del Estado donde se sitúan los destinatarios de publicidad llevada a cabo en violación de una de esas marcas

«El titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso, sin su consentimiento, por parte de un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y ofertas de venta que se presenten por vía electrónica para productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada tal marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren los consumidores y distribuidores a los que se dirijan esa publicidad u ofertas de venta, a pesar de que el mencionado tercero haya adoptado en otro Estado miembro las decisiones y medidas cuyo objeto sea la citada presentación electrónica».

A esta conclusión llega el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales que, tiene por objeto la interpretación del artículo 97, apartado 5, del Reglamento 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea. Dicho Reglamento era aplicable por razones temporales, pero las disposiciones controvertidas se mantienen en el Reglamento 2017/1001, actualmente en vigor, por lo que la conclusión del tribunal puede extenderse a este último.

El TJUE recuerda en primer lugar que la competencia de los tribunales de marcas de la Unión instituidos por el artículo 95, apartado 1, del Reglamento 207/2009 para conocer de las acciones por violación de dichas marcas se rige por las reglas de dicho Reglamento y no por las del Reglamento Bruselas I bis. En cambio, la competencia para conocer de una acción por violación de marcas nacionales si se determina por este último.

De acuerdo con el artículo 97.1 y 5 del Reglamento 207/2009, tal competencia corresponde a los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado y, alternativamente, a los del Estado miembro «en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación». Si el tribunal que conoce es el del domicilio del demandado, su competencia se extiende a los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro, mientras que si lo hace el del lugar donde se cometió el hecho o intento de violación, aquella se limita a los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro al que pertenezca. El TJUE recuerda su jurisprudencia según la cual cuando varias acciones por violación de marca pendientes entre las mismas partes versan sobre la utilización del mismo signo, pero no se refieren a un mismo territorio, estas no tienen el mismo objeto y, por consiguiente, no están comprendidas en el ámbito de aplicación de las normas sobre litispendencia.

Para determinar el territorio en que «se hubiere cometido el hecho o el intento de violación» debe atenderse a un comportamiento activo del autor de la violación alegada, de modo que los actos imputados al demandado se hayan cometido en dicho territorio. Cuando dichos actos consisten en publicidad y ofertas de venta con un signo idéntico a la marca controvertida, debe considerarse que dichos actos han sido llevados a cabo en el territorio en el que el contenido comercial se hizo accesible a los consumidores y distribuidores a los que estaba destinado, sin que sea relevante a estos efectos si dicha publicidad y dichas ofertas de venta tuvieron posteriormente el efecto de causar la compra de los productos del demandado. (STJUE de 5 de septiembre de 2019, as. C-172/18).