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¿Dónde se vulnera una marca de la Unión Europea?

10 de mayo, 2023



El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aclara en este caso cuál debe ser la interpretación del concepto de «actividad dirigida» a los efectos de la determinación de la competencia de los tribunales de marca de un Estado miembro en aplicación del artículo 125.5 del Reglamento 2017/100, sobre la marca de la Unión Europea. Las reglas de competencia judicial internacional de este texto operan como lex specialis respecto de las del Reglamento de Bruselas I bis y determinan, en consecuencia, la competencia de los tribunales de los Estados miembros en un litigio, como el del caso, relativo a la violación de una marca de la Unión. El TJUE extiende, no obstante, a este texto criterios interpretativos que había venido estableciendo para la interpretación del Reglamento de Bruselas I bis.

El TJUE responde a una petición de decisión prejudicial planteada por un Tribunal de lo Mercantil de Finlandia en el litigio entre Lännen, sociedad domiciliada en Finlandia, por una parte, y Berky y Senwatec, dos sociedades con domicilio social en Alemania y pertenecientes a un mismo grupo de empresas, por otra. Lännen, titular de la marca de la Unión Watermaster, reprocha a Senwatec haber cometido, en Finlandia, un acto de violación de marca consistente en recurrir a un posicionamiento de pago, en un motor de búsqueda en Internet que opera bajo el dominio nacional de primer nivel finlandés, que permite mostrar, a raíz de una búsqueda del término Watermaster, un anuncio publicitario de sus productos en el sitio web de ese motor de búsqueda. El enlace publicitario mostrado como resultado de la búsqueda y el texto unido a él no presentaban ningún elemento referido especialmente a Finlandia ni a la zona geográfica de entrega de los productos de Senwatec, pero el sitio web de Senwatec al que conducía dicho enlace publicitario contenía un texto en inglés en el que indicaba que los productos de Senwatec se utilizan en todo el mundo, así como un mapa del mundo en el que se resaltaban los países en los que Senwatec desarrollaba actividades, entre los que no figuraba Finlandia.

Por lo que se refiere a Berky, Lännen le reprocha haber violado su marca al haber recurrido al posicionamiento natural de imágenes, libremente accesibles en el sitio web para compartir fotografías Flickr.com, de sus máquinas mediante una metaetiqueta con la palabra clave Watermaster, que permitía a los motores de búsqueda en Internet identificar mejor esas imágenes. Así, la búsqueda en Finlandia del término Watermaster en el sitio web www.google.fi presentaba un enlace hacia una página que mostraba imágenes de máquinas de Berky. El enlace mostrado como resultado de la búsqueda no era un enlace publicitario, sino un resultado de búsqueda denominado «orgánico».

El artículo 125 del Reglamento 2017/1001 prevé, en sus apartados 1 a 4, unos criterios de competencia que permiten al tribunal del Estado miembro en que se verifiquen extenderla a los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro. A ellos añade, en su apartado 5, que, para las acciones por violación de la marca, el demandante podrá también ejercitar su acción ante los tribunales del Estado miembro «en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación». En este caso, el tribunal será competente únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique el tribunal.

Dado que en el caso la competencia del tribunal finlandés se basó en el apartado 5 del artículo 125 del Reglamento 2017/1001, el análisis se centra en determinar si el «hecho o el intento de violación» se produjo en Finlandia. El punto de partida es que el criterio de competencia judicial basado en la comisión del «hecho o el intento de violación» exige un comportamiento activo del autor de la violación.

Por lo que se refiere a Senwatec, se le reprocha la realización de publicidad y ofertas de venta presentadas por vía electrónica para productos que llevan un signo idéntico o similar al de Lännen y ha de considerarse que tales actos han sido cometidos en el territorio en que se encuentren los consumidores o comerciantes a los que se destine esa publicidad y esas ofertas de venta. En el caso, las zonas geográficas de entrega de los productos de que se trata no se mencionan en el anuncio publicitario de Senwatec y el mapa que figura en su sitio web no prueba por sí solo la existencia de un vínculo con Finlandia, dado que el contexto en el que se integra ese mapa no permite concluir que Senwatec dirija su actividad al mercado finlandés. A falta de criterios precisos acerca de las zonas geográficas de entrega de los productos, es necesario recurrir a otros elementos y, para determinarlos, el TJUE se remite a su propia interpretación del concepto de actividad dirigida en relación con el artículo 17 del Reglamento Bruselas I bis, relativo al foro de protección en materia de contratos de consumo.

En ese contexto, el Tribunal ha declarado que existen diversos indicios que permiten considerar que un vendedor dirige su actividad al Estado miembro del domicilio del consumidor, en particular, el carácter internacional de la actividad, la utilización de una lengua o de una moneda distintas de la lengua o la moneda habitualmente empleadas en el Estado miembro en el que está establecido el vendedor, la mención de números de teléfono con indicación de un prefijo internacional, los gastos en un servicio de posicionamiento en Internet con el fin de facilitar el acceso al sitio del vendedor o al de su intermediario a consumidores domiciliados en otros Estados miembros, la utilización de un nombre de dominio de primer nivel distinto al del Estado miembro en que está establecido el vendedor y la mención de una clientela internacional formada por clientes domiciliados en diferentes Estados miembros. Al aplicar esos criterios hay que tener en cuenta, en el caso, que la simple posibilidad de acceder a un sitio web desde el territorio cubierto por la marca no basta para concluir que las ofertas de venta que se presentan en él están destinadas a consumidores situados en ese territorio.

De lo anterior resulta que constituye un comportamiento activo el hecho de que una empresa pague al operador del sitio web de un motor de búsqueda con un dominio de primer nivel nacional de un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecida para que presente, con destino al público de dicho Estado miembro, un enlace hacia el sitio de esa empresa, permitiendo así a un público elegido específicamente acceder a la oferta de sus productos. En consecuencia, el comportamiento de Senwatec constituye un vínculo suficiente con Finlandia y permite basar la competencia de sus tribunales en el artículo 125.5 del Reglamento 2017/1001.

Sin embargo, por lo que se refiere a Berky, el uso del signo registrado como marca como metaetiqueta en un servicio para compartir fotografías en línea que opera con un dominio de primer nivel genérico no puede considerarse un comportamiento activo dirigido a Finlandia. Ello es así porque un sitio web con un dominio de primer nivel genérico no está destinado al público de ningún Estado miembro específico y, además, la metaetiqueta solo tiene por objeto permitir a los motores de búsqueda identificar mejor las imágenes contenidas en dicho sitio web y, de este modo, aumentar la accesibilidad. Siendo así, el tribunal finlandés no es competente para conocer de la demanda frente a Berky.

[Nota: resulta llamativa en este caso la diferente interpretación del TJUE de los artículos 125.5 del Reglamento 2017/1001 y 7.2 del Reglamento Bruselas I bis, aplicable a la determinación de la competencia en los litigios en materia de responsabilidad extracontractual, y entre ellos a las violaciones de marcas nacionales. Respecto del segundo, el TJUE ha considerado que para delimitar el lugar de manifestación del daño basta con atender a la «mera accesibilidad», sin exigir un «comportamiento activo», lo que genera una descoordinación entre ambos preceptos. Sobre esta cuestión, ver https://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2023/05/el-criterio-de-las-actividades.html?_sm_au_=iHVNZWwT3FsPjFfVjKHc7KQkRN00G#more].

(STJUE de 27 de abril de 2023, as. C-104/22).

 

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