VOLVER AL LISTADO DE PUBLICACIONES

No cabe reclamar los daños por infracción de marca si ya han sido indemnizados en otro procedimiento por infracción de propiedad intelectual («Pasapalabra»)

6 de marzo, 2024



1. Es público y notorio, porque de ello se han hecho eco los medios de comunicación de masas, el litigio que se ha producido en nuestro país en relación con el programa de televisión «Pasapalabra». Muy sintéticamente expuestos, los términos del conflicto fueron los siguientes: El titular del formato televisivo autorizó a un tercero la producción y emisión de un programa conforme a dicho formato. No obstante, dicho tercero desistió unilateralmente del contrato y entabló una demanda ante un Juzgado de lo Mercantil de Madrid en la que pedía la nulidad de dicho contrato. Esto provocó, a su vez, una demanda reconvencional en la que la otra parte entabló una acción de incumplimiento contractual, a la vez que acciones por infracción de la propiedad intelectual sobre el formato del programa y su título «Pasapalabra». Estas acciones dieron lugar a distintos pronunciamientos en primera instancia, en apelación y a una sentencia del Tribunal Supremo, en los que —sin entrar ahora en ulteriores detalles— se estima la reconvención y se declara la infracción del derecho de exclusiva sobre el formato y el título del programa y se impone el pago de una determinada indemnización.

2. Sucede, no obstante, que mientras se tramitaba dicho procedimiento, el titular del formato televisivo inició otro posterior ente el Tribunal de Marca de la Unión Europea, invocando la protección provisional de la solicitud de marca de la Unión referente al signo «Pasapalabra», procedimiento al que posteriormente se acumuló otro procedimiento por infracción de dicha marca de la Unión, una vez concedido dicho signo distintivo.

En el marco de estos procedimientos marcarios acumulados se acaba de pronunciar recientemente el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) en su interesante Sentencia núm. 144/2024, de 6 de febrero (ECLI:ES:TS:2024:482)

3. Del contenido de esta sentencia interesa destacar especialmente dos extremos:

a) En primer lugar, el alto tribunal confirma la desestimación de la excepción de litispendencia en relación con el primer pleito (y, en la medida en que en el primero ya ha recaído sentencia firme, el tribunal se refiere también a la inexistencia de cosa juzgada). Y ello porque, aunque existe identidad de sujetos y los hechos también se pueden considerar sustancialmente iguales, la causa de pedir no lo es. En el primer procedimiento la demanda reconvencional se entabla por infracción de derechos de autor sobre el formato televisivo y el título del programa, mientras que en el segundo pleito las acciones ejercitadas se basan en la infracción del derecho de marca (primero de la solicitud y posteriormente de la marca ya concedida). En palabras del Tribunal Supremo, «las acciones ejercitadas en este segundo pleito son distintas de las ejercitadas en el primero, en cuanto que el derecho de exclusiva infringido por una misma actuación es distinto; y se da la circunstancia de que no se pudieron acumular a la demanda reconvencional del primer pleito», «porque el Juzgado de Madrid carecía de competencia objetiva, pues, al tratarse de una marca de la Unión Europea, operaba un fuero especial, el del Juzgado de la Marca de la Unión Europea».

b) En segundo lugar, la sentencia de Tribunal Supremo ahora referida es relevante porque en ella se declara que, aunque los hechos juzgados impliquen a la vez infracción de los derechos de propiedad intelectual e infracción de los derechos de marca, el daño patrimonial denunciado en ambos pleitos como consecuencia de dichas infracciones no deja de ser el mismo. Por ello, «una vez estimada la pretensión indemnizatoria al amparo de los derechos de propiedad intelectual, en que se optó por el criterio del beneficio obtenido por el infractor, no cabía reiterar más tarde una condena indemnizatoria del mismo “daño” al amparo del derecho de marca, aunque se hubiera acudido a otro criterio (el de la regalía hipotética). La reparación del daño ya queda cubierta con la condena del primer pleito (formato televisivo y pleito)».

Ver todas

Publicaciones relacionadas

VOLVER AL LISTADO DE PUBLICACIONES